El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha confirmado la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que denegó el registro de una marca denominativa compuesta por un nombre y un apellido, destinada a identificar bebidas alcohólicas.

El Alto Tribunal considera que existía riesgo de confusión con marcas anteriores y que la sociedad oponente estaba legitimada para intervenir, aunque la transmisión de las marcas no se hubiera inscrito aún en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Hechos probados

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El caso se originó cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la solicitud de registro de una marca dentro de la clase 33 (bebidas alcohólicas) al detectar semejanza denominativa con otras marcas prioritarias registradas.
El solicitante impugnó la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que la coincidencia parcial de un apellido no era suficiente para inducir al público a error.

La Audiencia, sin embargo, desestimó el recurso y confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, al considerar que la coincidencia en un apellido infrecuente, unida a la identidad de productos, podía inducir al consumidor medio a confusión o asociación empresarial.

La sentencia también reconoció la legitimación de la sociedad oponente, que había adquirido los derechos sobre las marcas prioritarias mediante una fusión por absorción.

El solicitante presentó entonces recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando infracción de los artículos 6.1 b) y 46.3 de la Ley de Marcas.

Recurso de casación frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Tribunal Supremo recordó que, tras la reforma del artículo 477.1.II de la LEC (RDL 6/2023), son recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en única instancia cuando resuelven recursos frente a resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agotan la vía administrativa.

En este sentido, el Alto Tribunal precisó que:

• El recurso de casación tiene por objeto la sentencia judicial y no la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
• El análisis se limita a cuestiones de Derecho, sin revisar los hechos probados ni las valoraciones probatorias.
• La finalidad del recurso es asegurar la correcta interpretación y aplicación de la Ley de Marcas, así como la uniformidad jurisprudencial.

Homonimia parcial y riesgo de confusión

El primer motivo de casación se basaba en que la coincidencia parcial en un apellido no debía considerarse suficiente para apreciar riesgo de confusión.
El Tribunal Supremo rechazó este argumento, recordando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias Sabel, Lloyd Schuhfabrik y Thomson Life) exige una valoración global del riesgo de confusión, atendiendo a la impresión de conjunto del consumidor medio.

El Alto Tribunal concluyó que la coincidencia en un apellido infrecuente, combinada con la identidad de los productos (vinos y bebidas alcohólicas), era suficiente para generar un riesgo de asociación entre las marcas.

Por tanto, la Audiencia Provincial aplicó correctamente la doctrina jurisprudencial y la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue conforme al artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas.

Legitimación de la sociedad oponente y falta de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas

El segundo motivo del recurso cuestionaba la legitimación de la sociedad oponente, alegando que la fusión por la que había adquirido las marcas prioritarias no se había inscrito aún en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El Tribunal Supremo desestimó también este motivo, afirmando que:

• La fusión por absorción implica una sucesión universal, que transfiere automáticamente todos los derechos, incluidos los derechos marcarios, sin necesidad de inscripción inmediata.
• El artículo 46.3 de la Ley de Marcas solo protege frente a terceros de buena fe, condición que no se daba en este caso, ya que el solicitante conocía la fusión.
• En consecuencia, la sociedad absorbente estaba legitimada para oponerse al registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque la inscripción no se hubiera formalizado aún.

Fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestimó íntegramente el recurso de casación, confirmando tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid como la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaba el registro de la marca.

Asimismo, el Alto Tribunal impuso las costas del recurso al recurrente y declaró la pérdida del depósito constituido para su interposición, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 15.9 de la LOPJ.